*Isabelle Ilicciev e Paulo Souza
Desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, da Lei de Propriedade Industrial (LPI) em 12 de maio de 2021, as patentes concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não fazem mais jus à proteção automática de 10 anos caso o exame dure mais da metade da regra geral de 20 anos a partir do depósito do pedido de patente (ou 15 anos no caso de pedidos de modelos de utilidade).
O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão vinculante na ADI 5.529, pois o dispositivo estava em vigor há mais de 25 anos. No contexto das ações constitucionais, se uma norma for declarada inconstitucional seus efeitos retroagem, mas a existência de longa data do parágrafo único do artigo 40 motivou os Ministros a resguardar seus efeitos passados, e a decisão passou a vigorar a partir da data da publicação, exceto para patentes farmacêuticas e relacionadas à saúde.
A não aplicação da modulação às patentes farmacêuticas e relacionadas à saúde é especialmente devido ao cenário de pandemia enfrentado na época, pois havia a preocupação de que tais patentes pudessem ser um obstáculo para as empresas farmacêuticas brasileiras eventualmente fabricarem medicamentos e insumos para o tratamento da COVID-19, impactando o sistema de saúde em geral.
Portanto, muitas patentes deste setor que estavam desfrutando da proteção de 10 anos após a concessão foram extintas devido à decisão e as novas concessões para todas as indústrias também terão direito à proteção de 20 anos a partir da data do depósito. Os ministros justificaram a extinção do dispositivo legal citando os Patent Term Adjustment (PTA), afirmando que o parágrafo único era uma disposição TRIPS-Plus, e nenhuma regra semelhante estava em vigor em outras jurisdições. Portanto, após várias grandes farmacêuticas entrarem com ações judiciais para solicitar o ajuste dos prazos de proteção na Justiça Federal, o Supremo Tribunal Federal ou a própria Justiça Federal têm negado liminares para restabelecer essas patentes, mas nenhuma decisão final foi proferida ainda e o debate ainda está em aberto no Judiciário.
Considerando esse cenário, onde a proteção é contada a partir do depósito do pedido e nenhuma prorrogação foi permitida até o momento, os requerentes interessados em anular indeferimentos ou manter indeferimentos de pedidos de patentes pelo INPI na Justiça Federal devem estar cientes dos novos prazos caso almejem efeitos práticos decorrentes do potencial de proteção.
Por exemplo, se uma decisão de indeferimento for mantida pelo INPI em relação a um pedido de patente depositado em 2009, após um exame que durou 9 anos e análise de um recurso que durou 2 anos (11 anos contando as duas etapas), o prazo legal de 5 anos para contestar os indeferimentos em juízo pode não ser útil se cumprido à risca. Isso porque, mesmo que o indeferimento seja contestado na Justiça Federal até 2025 e uma decisão judicial final revertendo o indeferimento seja proferida em 2 anos, a eventual proteção por uma patente concedida em juízo durará apenas alguns poucos anos antes de ser extinta.
Além disso, se o caso tiver mais de 15 anos de tramitação no INPI, ajuizar a ação judicial no limite do prazo pode resultar na reversão após 20 anos da data do pedido, o que significa que a patente pode ser concedida na situação peculiar de já estar extinta de acordo com a regra geral restante, ou seja, a patente é “natimorta”. Em vista disso, uma definição sobre se os ajustes de prazo de patente são viáveis ou não é desejada para a previsibilidade dos mercados e indústrias.
Não obstante, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, as ações judiciais de PTA nos Tribunais Federais já contam mais de 60 reivindicações de empresas farmacêuticas com o objetivo de impedir que patentes valiosas expirem mais cedo ou restaurar patentes extintas pela correção da vigência. No entanto, os juízes federais estão relutantes em conceder as extensões, resultando em uma taxa de rejeição de aproximadamente 80% dos pedidos liminares. Por isso, menos da metade dos casos de PTA em andamento possuem pedido de liminar.
Por outro lado, grandes empresas farmacêuticas que possuem diversas patentes impactadas pela decisão citada têm fortes argumentos para solicitar prorrogações pontuais e específicas por determinação judicial devido a circunstâncias e atrasos não provocados pelo titular da patente. Segundo algumas empresas farmacêuticas, a referida decisão no ADI 5.529 proíbe a extensão automática e indiscriminada da validade da patente por dez anos, enquanto, em casos específicos, as liminares apenas suspenderiam os efeitos da decisão do INPI declarando a extinção da patente, adotando uma técnica interpretativa mais permissiva do ADI 5.529 quanto à extensão da validade da patente.
E embora a mora do INPI seja conhecido pela comunidade de PI no Brasil, o judiciário atualmente entende que esse atraso no exame não poderia transferir indiretamente ônus à sociedade, pois exceder os períodos de proteção patentária seria atípico em outras jurisdições. E se, dentro do Judiciário, a perspectiva sobre a extensão da validade da patente permanece em aberto, as empresas estão depositando suas esperanças no arcabouço legislativo, que pode ser decisivo para o assunto se regras específicas forem promulgadas antes da definição no Judiciário.
Como uma avaliação geral, uma vez que a administração do INPI e as autoridades públicas têm trabalhado para combater o backlog, e as disposições que exigiam que a Entidade Reguladora Sanitária fornecesse parecer preliminar sobre produtos farmacêuticos também foram revogadas, há uma tendência otimista quanto aos impactos da decisão na ADI 5.529 daqui para frente. No entanto, para as patentes alcançadas por essa decisão vinculante, ou players no mercado que visam lançar produtos com a mesma (ou similar) tecnologia, ter uma definição no judiciário ou contar com novas disposições legais será produtivo para a segurança e previsibilidade no mercado, seja admitindo ou fechando a via judicial de PTA.
*Isabelle Ilicciev e Paulo Souza são advogados do Di Blasi, Parente & Associados.
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